我国商业方法专利的客体审查实践及经验总结

林春梅

我国的商业方法专利的审查制度分两部分，一部分是客体审查制度，另一部分是实质审查制度，其中，客体审查制度用于判断包含涉及商业方法的专利方案的客体适格性问题，下面主要介绍我国商业方法专利的客体审查制度及其存在的缺陷，并从目前客体审查实践中提取经验以弥补我国客体审查制度的缺陷带来的影响。

一、我国商业方法专利的客体审查制度

我国《专利法》第二条指出，发明的保护客体是“产品和方法”。与此同时，我国《专利法》第二十五条又进一步指出了智力活动规则和方法不能被授予专利权。

依据《专利审查指南》第二部分第一章第四节中的相关内容，可以知晓商业管理方法与计算机的语言和计算规则、乐谱、食谱等并列，包含于智力活动规则和方法中，不属于专利法的保护客体。

由于商业方法专利通常包含了上述被认为不属于专利保护客体的商业实施和经济等方面的管理方法及制度，因此，商业方法专利的客体审查一直是商业方法专利审查的重点，其相关审查制度也在不断推陈出新。

继2011年修订的非官方性质的文件《专利审查操作规程》之后，国家知识产权局分别在2017年4月1日和2020年2月1日对《专利审查指南》的修订中，增加了与商业模式专利客体的审查规定。

首先，在2017年4月1日对《专利审查指南》的修订中，增加了对技术特征的商业方法专利，不能依据《专利法》第二十五条驳回的规定，接着，在2020年2月1日对《专利审查指南》的修订中，增加了一整节关于商业方法专利审查方式的内容，这一小节在客体审查方面具体体现在依据整体性审查原则对商业方法专利是否符合《专利法》第二十五条第一款第二项以及第二条第二款的规定进行审查。

从新修订的《专利审查指南》规定中可以看出，对于第二十五条第一款第(二)项的审查其仍然是需要先将技术特征和商业规则和方法特征进行割裂后，通过判断权利要求中除了包含不属于授权客体的内容以外，是否还包含技术特征，因此，这里的整体性审查的含义应该是指考虑全部特征中是否包含技术特征。

二、我国商业方法专利客体审查制度的缺陷

上述规定虽然明确了商业方法专利的客体审查原则，但是在实践中，商业方法专利的客体仍然是专利审查的一个难点，其中一个原因就在于我国商业方法专利的客体审查制度存在不够细化的问题。

具体的，在上述商业方法专利的客体审查制度中，对于什么是技术、什么样的技术手段是利用了自然规律的手段，什么样的问题可以称之为技术问题，什么样的效果可以称为技术效果等抽象概念均没有明确的定义，导致在对具体的专利方案是否属于《专利法》第二条规定的审查实践中常常存在较大争议。

对于《专利法》第二条第二款的审查其仅仅是写到了“需要整体考虑权利要求中记载的全部特征。如果该项权利要求记载了对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果，则该权利要求限定的解决方案属于《专利法》第二条第二款所述的技术方案”，并没有提到在判断权利要求中是否记载了对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段时，需要将技术特征和商业规则和方法特征两者的结合，即，该审查规则没有提到整体考虑权利要求中记载的全部特征具体是指在判断权利要求中是否记载了对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段时，将技术特征和商业规则和方法特征两者结合进行判断，也没有提到如何将技术特征和商业规则和方法特征两者结合，判断权利要求中是否记载了对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段。

在《专利审查指南》关于商业方法专利的客体审查相关规定中，利用自然规律的技术手段中是否可以包含商业规则和方法特征，如果包含，商业规则和方法并非自然规律，怎么体现其属于采用了利用自然规律的技术手段？而如果不包含，怎么体现客体审查过程中的整体性审查基准？即，专利审查指南关于商业方法专利的客体审查过程中的整体性审查原则定义得比较宽泛、不够细化。

在当前的客体审查制度中，整体性审查原则主要体现在考虑全部特征中是否包含技术特征，以及是否对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果，是比较表层的整体性审查，其与新颖性和创造性审查过程中的需要将技术特征和商业规则和方法特征两者结合进行判断的整体性审查原则有较大的区别，新颖性和创造性审查过程中的整体性审查属于深层次的整体性审查原则。

三、我国商业方法专利的客体审查的探索及经验总结

我国商业方法专利的客体审查实践中一个典型案例是西门子公司的驳回复审案[[1]]。在西门子公司的驳回复审案中，案件争议的焦点在于方案是否属于专利法第二条规定授予专利权的客体，即，是否利用了符合自然规律的技术手段解决技术问题，并达到技术效果。其方案主要保护的是一种针对处理对象的处理步骤的开启方法，经历了国家知识产权局的复审和法院的一审和二审。

我国国家知识产权局与法院在对上述方案进行客体认定的过程中，意见基本一致，但是，论述过程中，法院对于法律条款的解释明显多于国家知识产权局，并且对法律条款的适用是否存在问题也做出了解释，具有比较好的借鉴意义。而国家知识产权局对案件本身的剖析得到了一审法院和二审法院的支持，即，一审法院和二审法院对于国家知识产权局对该案是否包含解决了技术问题、采用了符合自然规律的技术手段、并达到了技术效果的认定过程及结果均支持，笔者认为该认定过程逻辑严密，判断方法较为合理，也具有较好的借鉴意义，为商业方法专利客体审查标准的建立具有一定的指导作用。

具体的，国家知识产权局在进行技术问题、技术手段和技术效果的认定时，是通过判断方案中所使用的规则是否为人为设定的规则，如果是人为设定的规则，则认为其不受自然规律的约束，无法与自然规律建立关联，并由此判断其解决的问题不属于技术问题，未利用技术手段，并且，也不具备技术效果，不符合专利的保护客体。其认为一个问题是否属于技术问题，不能只看问题涉及的对象是否为具象的实体，即使问题涉及的对象为具象的实体，也不能直接认定该问题为技术问题。认定一个问题是否为技术问题主要在于解决该问题所使用的规律是否为自然规律，是否受自然力支配，如果是，则属于技术问题，如果不是，则不属于技术问题。[[2]]

而对于技术手段的认定，国家知识产权局认为即使特征中包含公知设备的数据传输和处理等看似是技术手段的步骤，也不能直接认定其为技术手段，而应当明晰这些步骤的目的是否是为了解决技术问题，如果不是为了解决技术问题，而是为了实现人为设定的规则，例如，本案仅仅是通过计算机实现人为设定的拍卖规则，则这些步骤不能称之为技术手段，仅仅属于基于人类思维的手段。另外，在方案所解决的问题不属于技术问题，解决问题的手段不是技术手段时，基本可以推断出达到的效果也不是技术效果。

一审法院认为一项技术方案是否符合专利法第二条第二款的规定，需要从技术问题、技术手段、技术效果三个方面进行考察。若技术特征属于公知装置，但未对公知装置的内部性能带来技术上的改进，即，公知装置+纯商业方法的方案的情况，则该商业方法特征与技术特征属于非紧密结合的情况，该技术特征对本解决方案拟要解决的问题不具有技术贡献。[[3]]

二审法院认为：判断一项解决方案是否构成技术方案，应当从其是否解决技术问题、手段集合与所解决的技术问题之间关系如何、是否实现特定的技术效果等方面进行综合评估。如果方案所采用的手段集合与要解决的问题之间体现的是按照人为制定的规则关系，不受自然规律的约束，则其解决的并非技术问题，所获得的结果亦并非技术效果，该解决方案不构成技术方案，这与国家知识产权局在审查过程中论述的理由是一致的。

二审法院提出：第二条第二款是用于判断一个方案是否构成技术方案的条款，而在判断一个方案是否构成技术方案的过程中，可以通过判断该方案是否只是在形式上具备技术特征，并且非技术特征仅仅为利用计算机实现的常规规则和方法来实现，当一个方案只是在形式上具备技术特征，并且非技术特征仅仅为利用计算机实现的常规规则和方法时，则其整体上不构成专利法意义上的技术方案。

另外，值得一提的是，二审法院肯定了申请人提出的“客体审查中的整体性审查与创造性审查过程中的整体性审查不同”的观点，其认为在判断一件专利申请是否构成技术方案与一件专利申请是否具备创造性时，均需要将与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征与所述技术特征作为一个整体考虑。但前者主要考察方案的手段集合与要解决的问题之间是否体现受自然规律约束的关系，后者则主要考量方案的手段集合与要解决的技术问题对本领域技术人员而言是否显而易见。因此，从“整体上”判断一件专利申请是否构成技术方案与创造性审查的“整体性原则”不完全一致。

也就是说，在客体审查阶段，整体性审查原则主要在于考量方案的手段集合与要解决的问题之间是否体现受自然规律约束的关系，若方案的手段集合与要解决的问题之间体现受自然规律约束的关系，则该方案属于技术方案。

综上，对于上述审查案例的分析，至少可以对我国商业方法专利客体审查制度的完善有如下启示：

第一，关于技术问题的认定。认定一个问题是否为技术问题主要在于解决该问题所使用的规律是否为自然规律，是否受自然力支配，如果是，则属于技术问题，如果不是，则不属于技术问题。在实践中，一些涉及到解决具象的实体的问题的情况时，容易误认为解决的问题为技术问题，如，本案的资源配置问题。

第二，关于技术手段的认定。若方案中的手段是用于实现人为设定的规则，而不是用于解决技术问题，则这些手段不能称之为技术手段，仅仅属于基于人类思维的手段。实践中，即使特征中包含公知设备的数据传输和处理等看似是技术手段的步骤，也不能直接认定其为技术手段，而应当明晰这些步骤的目的是否是为了解决技术问题，如果是为了解决技术问题才能确定其为技术手段。

综合上述第一点和第二点，技术问题和技术手段的认定关键在于认定方案中是否存在利用了自然规律的手段解决了问题，若是，则解决的问题属于技术问题，所采用的手段属于技术手段。在实践中，若方案的手段集合与要解决的问题之间体现受自然规律约束的关系，则该方案属于技术方案，若体现的是人为设定的规则，则不受自然规律的约束，该方案不属于技术方案。

第三，关于技术效果的认定。在方案所解决的问题不属于技术问题，解决问题的手段不是技术手段时，基本可以推断出达到的效果也不是技术效果。

第四，公知装置+纯商业方法的客体认定。公知装置+纯商业方法的方案属于技术特征与非技术特征并非紧密结合的情况，该技术特征对本申请的解决方案拟要解决的问题不具有技术贡献。

具体实践中，当一个方案只是在形式上具备技术特征，并且非技术特征仅仅为利用计算机实现的常规规则和方法时，则其整体上不构成专利法意义上的技术方案。

第五，整体性审查原则的认定标准。在判断一件专利申请是否构成技术方案与一件专利申请是否具备创造性时，均需要坚持整体考察原则，但是，前者主要考察方案的手段集合与要解决的问题之间是否体现受自然规律约束的关系，后者则主要考量方案的手段集合与要解决的技术问题对本领域技术人员而言是否显而易见。

上述案例中，申请人还引用了审查指南中关于共享单车的示例，法院认为上述方案与共享单车的示例并不类似，前者属于利用公知装置实现商业方法（具体是一种交易方法）的情形，后者虽隐含了共享的商业模式，但是其属于通过执行手机、服务器等终端上的计算机程序实现了对用户使用共享单车行为的控制和引导，解决了如何准确为用户找到可骑行单车的位置并开启共享单车的技术问题，其采用了符合自然规律的技术手段并解决了技术问题。

四、我国商业方法专利的客体审查的建议

目前的审查规则没有提到整体考虑权利要求中记载的全部特征具体是指在判断权利要求中是否记载了对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段时，将技术特征和商业规则和方法特征两者结合进行判断，也没有提到如何将技术特征和商业规则和方法特征两者结合，判断权利要求中是否记载了对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段。

对此，笔者认为在进行《专利法》第二条第二款的审查时，可以借鉴创造性审查中将与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征与所述技术特征作为一个整体考虑的规定，以及，前述二审法院对西门子公司的发明专利PCT申请的驳回复审案的观点，明确在商业方法专利客体审查制度过程中，判断某项专利方案是否属于专利的保护客体时，需要将技术特征和商业规则和方法特征两者结合，整体考虑权利要求中记载的全部特征具体是指在判断权利要求中是否记载了对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段。

具体的，在将技术特征和商业规则和方法特征两者结合，判断权利要求中是否记载了对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段的过程中，可以通过考量方案的手段集合与要解决的问题之间是否体现受自然规律约束的关系实现。

需要注意的是，这里是指考量方案的手段集合与要解决的问题之间是否体现受自然规律约束的关系实现，这里是手段不需要明确是属于商业手段还是属于技术手段，这里的问题也不需要明确是否为技术问题还是非技术问题，需要明确的是方案的手段集合与要解决的问题之间是否体现受自然规律约束的关系实现，若方案的手段集合与要解决的问题之间体现受自然规律约束的关系，则该方案属于对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段的技术方案，即，符合专利法的保护客体。这种判断方式绕开了“技术问题”“技术手段”这一抽象概念的判断。

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[[1]] 最高中国人民法院（2021）最高法知行终382号二审行政判决书。

[[2]] 同上。

[[3]] 北京知识产权法院（2020）京73行初12144号行政判决书。